Nuestra Socia Senior Elba Britez de Ortiz, especialista en Propiedad Intelectual,  publicó un interesante artículo sobre marcas registradas e importaciones paralelas en el diario 5 Días.

«Las marcas registradas y las importaciones paralelas

El tema de las llamadas “importaciones paralelas” está estrechamente vinculado a los registros marcarios por tratarse de productos con marca registrada y comercializados legítimamente en un país; que se importan a otro u otros, sin la autorización expresa del titular de la marca. Es una fuente de conflicto bastante frecuente en el comercio, que no siempre es resuelta a cabalidad por la legislación marcaria, por lo que recurrir a la Jurisprudencia se ha vuelto una solución.

En teoría la importación paralela guarda también una estrecha relación con el “agotamiento del derecho”, que nos señala que éste derecho termina cuando el titular de la marca pone en el mercado el producto con su marca, o lo hace otra persona con su debida autorización. El “agotamiento del derecho” puede ser internacional, regional o nacional según el esquema legislativo y el criterio aplicado, y de acuerdo con ello la importación paralela puede ser permitida o prohibida.El primer caso se da cuando el producto con marca legítima (no hablamos de los falsificados) es puesto en el mercado por su titular o por alguna persona autorizada por él en un país determinado, posteriormente éstos últimos no pueden impedir la importación de tal producto marcado a otro u otros países. En el segundo, los países forman un bloque regional económico como por ejemplo la Comunidad Andina o el Mercosur, entonces el derecho del titular de la marca se “agota” cuando el producto se comercializa en alguno de los países de tal bloque. Y en el tercero, el “agotamiento nacional” se da cuando la comercialización se encuentra delimitada por el cerco territorial de las fronteras de un único país.

El problema de las importaciones paralelas no siempre ha sido resuelto en forma uniforme debido a los diferentes intereses encontrados como los derechos del titular de la marca; los derechos del público consumidor; y el derecho de la libre concurrencia.

Capítulo aparte merecen la posición y la conducta de los importadores, distribuidores, franquiciantes etc. que muchas vecen ven disminuidos sus derechos contractuales con el titular de la marca por la importación paralela que realizan terceros de productos legítimos que fueron puestos en el mercado de otros países por sus titulares o autorizados.

El criterio general es que la protección que otorga un registro marcario es territorial. Esta protección se materializa con la exclusividad de uso de la marca. Qué significa exclusivo? Con exclusión de otro en el uso de la misma marca, sin su autorización dentro del territorio del país donde obtuvo el registro. Como el titular de la marca tiene también el derecho de libre disposición de su marca puede cederla o licenciarla a terceros o bien otorgar franquicias, siempre sometidas a las condiciones que él impone en cuanto a los precios y regalías.

La importación paralela vulnera los derechos otorgados a los licenciatarios o franquiciados y hace incurrir al titular en incumplimiento de los contratos celebrados con éstos, por la introducción al mercado de productos legítimos pero fabricados en otros países por lo general a precios mucho menores que los pactados o fijados en el territorio en cuestión.

Resulta a todas luces evidente entonces que el “agotamiento nacional” es el que mejor conviene al titular de la marca, aunque en contra de este criterio se levanta el de los que consideran que se estaría promoviendo un monopolio indeseado.
Nuestro país no puede estar ajeno a la problemática surgida como consecuencia de las importaciones paralelas. Si bien es cierto que la ley de marcas otorga expresamente al titular de una marca registrada, el derecho el derecho exclusivo de su uso, y la facultad de oponerse al uso y registro de otras similares por parte de terceros acudiendo a las autoridades jurisdiccionales para lograrlo, también resuelve en forma expresa el problema del agotamiento del derecho.

Así el artículo 17 de la ley 1294/98 dispone: “No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio de cualquier país por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos, así como sus envases o embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros”. Tal disposición parece contradictoria con la anterior que otorga la exclusividad de uso a quien tenga una marca registrada en Paraguay. Sin embargo, es un freno a la piratería pues tratándose de productos marcados y legítimamente introducidos en el comercio por un titular extranjero éste no puede verse impedido de comercializar tales productos fundándose en el registro idéntico de la marca extranjera, mientras el producto, sus envases o embalajes permanezcan intactos.

Esta disposición también contribuye al fortalecimiento de la seguridad de los actos jurídicos, en el cumplimiento de contratos comerciales celebrados entre el titular de la marca y un distribuidor, licenciatario o franquiciario de la marca registrada.»

» http://www.5dias.com.py/las-marcas-registradas-y-las-importaciones-paralelas/ «