Analía Domínguez

Una práctica muy común en el comercio y que se aplica desde hace muchos años, aunque en la actualidad en menor cuantía, es el registrar un signo marcario con intenciones de venderlo posteriormente al mejor postor, o en muchos de los casos, al legítimo titular del signo.

Es así que marcas notorias han sido registradas por personas que no tienen relación alguna con la titular original de la marca, buscando las mismas, percibir un pago oneroso por la venta de ellas.

En varios casos, estas pretensiones se vieron cumplidas, a veces por desconocimiento y otras por falta de asesoramiento por parte de genuinos propietarios.

Sin embargo, nuestra Ley N° 1294/98 “de Marcas”, en su Capítulo V, establece que el uso de la marca es obligatorio, y debe ser iniciado dentro de los cinco años posteriores a su concesión, y no debe ser interrumpido por más de cinco años consecutivos.

Incumplido uno de estos preceptos, la marca puede ser objeto de UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, la cual constituye uno de los medios de extinción de derechos sobre marcas.

Si el titular puede probar algunos de los siguientes casos, la acción de cancelación por falta de uso no será procedente:

(*) Su uso o no uso, haya sido justificado por sentencia judicial, firme y ejecutoriada, en un proceso anterior sustanciado dentro de los cinco años; (*) La falta de uso pudiese justificarse por razones de fuerza mayor; (*)

Si la marca se encuentra registrada en más de una clase, y el uso se realiza en al menos una de ellas.

Sin embargo, la acción de cancelación por no uso, es una opción potencialmente válida para que el legítimo titular de una marca pueda recuperar sus derechos sobre ella y la inicia contra el titular que la registró de mala fe que registró la marca y no la usó ni la usa, pero impide que otros la registren.

La ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO se sustancia en instancia judicial, ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, contra quien es el titular de la marca, en este caso el demandado, quien tiene la carga de la prueba, es decir, debe demostrar que la marca, efectivamente, fue o es usada de manera pública y en forma habitual.

Es típico en un caso de acción civil en que se invierte la carga de la prueba. El demandante, sólo debe afirmar que la marca no está siendo usada y es el demandado quien tiene que demostrar lo contrario.

Finiquitada la acción, y una vez que la parte actora obtenga una resolución firme y ejecutoriada, tendrá derecho de preferencia al registro, derecho que deberá hacer efectivo dentro de los tres meses siguientes.

Es así que, el uso obligatorio de la marca, una vez registrada, tiene un enfoque de protección de la propiedad privada, consagrada en nuestra Carta Magna en su artículo 109. Analizado el artículo desde la protección de los derechos del titular de una marca, la misma elimina el registro de los signos marcarios con fines meramente lucrativos o especulativos, ya que su creación se basa en su utilización dentro del comercio, para distinguir productos o servicios. Por lo que, de no ser usada, la ley, correctamente, prevé su cancelación. Cabe destacar que con la promulgación de la ley 1294/98, Paraguay incorpora la figura de cancelación por no uso, en consonancia con otros países como Argentina, Brasil, Chile y países de la Comunidad Andina, con la diferencia que la misma se sustancia en instancia administrativa, pero surte el mismo efecto legal; cual es cancelar un registro marcario.

Finalmente, es importante reiterar que nuestra legislación marcaria vela por los intereses del legítimo titular de una marca, otorgándole una herramienta válida y eficaz, como lo es la ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, para de esta manera hacer valer sus derechos y protegerlo, no solo a él sino al público en general, quien también se ve agraviado en sus derechos como consumidor final de un producto o servicio determinado.